De Louboutin-zaken

Positiemerk

Er bestaan verschillende types merken die geregistreerd kunnen worden. Bij een zgn. positiemerk staat de ruimtelijke positionering van een teken op een product centraal, met het oog op merkidentificatie. In tegenstelling tot traditionele woord- of beeldmerken ligt de focus niet op een logo of een specifieke kleur an sich, maar heeft de herkenbare plaatsing van een element op het product een essentiële rol. Het teken moet voldoende onderscheidend vermogen hebben alvorens het geregistreerd kan worden als merk. Mocht er sprake zijn van een louter decoratieve rol van het teken, dan zal het deze test niet doorstaan. Om een dergelijk onderscheidend vermogen te verwerven, spelen gebruik en marktherkenning van het product een belangrijke rol. Ook de houding van de consument is een belangrijke factor bij de juridische erkenning van positiemerken. Bovendien is een positiemerk ook niet mogelijk wanneer de plaatsing een loutere technische functie heeft, en dus noodzakelijk is voor het functioneren van het betrokken product.

Rechtszaken binnen de EU

Roland SE vs. BHIM

Roland SE was houder van het internationaal beeldmerk ‘my shoes’. Zijn merk bestond uit een blauw vierkant en een rode rechthoek waarop de woorden ‘my shoes’ in het wit geschreven stonden. Toen Christian Louboutin zijn aanvraag tot registratie van de rode zool toegewezen kreeg, tekende Roland SE daar oppositie tegen aan. Hij vond dat er te veel verwarringsgevaar zou zijn met zijn eigen merk. Hij kreeg echter ongelijk. Daarop stelde hij beroep in bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM), maar ook daar kreeg zijn eis geen gehoor. Hij liet het daar niet bij en daagde het BHIM voor het Gerecht van de Europese Unie, Christian Louboutin was tussenkomende partij in deze procedure.

De term “verwarringsgevaar” duidt op de waarschijnlijkheid van associatie met een ouder merk. Er dient aan twee cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn vooraleer hier sprake van kan zijn:

1. Het merk moet gelijk zijn aan, of overeenstemmen met het oudere merk
2. Het moet gaan om dezelfde of soortgelijke waren of diensten

Er dient telkens een globale beoordeling te worden gedaan om te kunnen oordelen of er verwarringsgevaar bij het publiek kan ontstaan. Aan de tweede voorwaarde was in deze zaak vrij makkelijk voldaan. Beide partijen waren namelijk actief in de schoenensector en verkochten dan ook vanzelfsprekend soortgelijke waren. Voor de eerste voorwaarde was een grondigere beoordeling vereist.

Visuele vergelijking

Het Gerecht oordeelde dat de kleur rood van het merk ‘my shoes’ niet als overheersend kon worden beschouwd. Het is namelijk enkel aanwezig in de rode rechthoek en kan niet gezien worden als het dominante element van het merk. Noch de grootte, noch de plaatsing ervan geven daartoe aanleiding. De rode rechthoek is van secundair belang en heeft bijgevolg een louter decoratieve rol. Een element kan enkel dominant zijn wanneer de andere elementen van verwaarloosbaar belang zijn.

Fonetische vergelijking

Hier deden zich geen problemen voor. Er was geen sprake van verwarring op fonetisch vlak.

Conceptuele vergelijking

Er is sprake van een begripsmatig verband tussen twee merken wanneer ze inhoudelijk of qua betekenis verwant zijn, en dat dit een factor is in de beoordeling van het verwarringsgevaar. Tussen een schoen met rode zool en hoge hak, en de rode rechthoek van het eerdere merk is er geen begripsmatig verband, aangezien ze geen enkel begrip overbrengen. Roland SE kon geen niet één begrip aantonen dat de kleur concreet zou kunnen overbrengen en wees slechts op enkele mogelijke interpretatiemogelijkheden. Denk hierbij aan: vuur, passie, liefde… Daarnaast moet opnieuw de totaalindruk van het teken in aanmerking genomen worden. De begripsmatige vergelijking kan zich niet beperken tot één enkel onderdeel van de conflicterende merken. Bovendien moet worden benadrukt dat een rode rechthoek begripsmatig geen enkele bijzondere betekenis doet ontstaan met betrekking tot schoenen.  

Conclusie

In deze zaak was niet aan beide cumulatieve voorwaarden voor verwarringsgevaar voldaan. Bij een vergelijking tussen beide merken bleek er onvoldoende verwarringsgevaar aanwezig te zijn voor de gemiddelde consument. Daarom werd de eis van Roland SE afgewezen en konden beide merken dus naast elkaar blijven bestaan.

Louboutin vs. van Haren

Het Nederlandse schoenenbedrijf van Haren verkocht in 2012 schoenen met hoge hakken en rode zolen. Christian Louboutin zag dat als een inbreuk op zijn merk en klaagde van Haren aan voor de rechtbank van Den Haag.  Louboutin kreeg zijn vordering gedeeltelijk toegewezen bij verstekvonnis, maar van Haren ging hiertegen in verzet en stelde dat het merk van Louboutin nietig was.

De rechtbank van Den Haag oordeelde dat de rode kleur onlosmakelijk verbonden is met de zool en het merk geen tweedimensionaal beeldmerk is. De rechter stelde verder vast dat een aanzienlijk deel van de consumenten in de Benelux in staat was om de schoenen van Louboutin te herkennen en te onderscheiden van andere merken. Het regelgevend kader bepaalt dat wanneer een vorm de wezenlijke waarde aan een waar geeft, dit niet als merk beschouwd kan worden. De rechter merkte op dat dit in deze zaak het geval is, aangezien de rode kleur van de zool een belangrijke esthetische rol speelt in de aankoopbeslissing.

Er werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de EU of het begrip ‘vorm’ in deze context beperkt is tot driedimensionale eigenschappen zoals contouren, afmetingen en volume, of dat het ook niet-driedimensionale eigenschappen betreft zoals kleur.

Het Hof van Justitie oordeelde dat ‘vorm’ in zijn gangbare betekenis moet worden geïnterpreteerd, rekening houdend met de context en de doelstellingen van de regelgeving. Er werd dan ook geconcludeerd dat een kleur an sich niet als een vorm kan worden beschouwd. Door het feit dat het merk van Louboutin niet gericht is op het beschermen van een bepaalde vorm, maar enkel op de toepassing van een kleur op een specifieke plaats was er dus geen sprake van een zuiver vormmerk. Dat Louboutin bij de inschrijving van zijn merk uitdrukkelijk de contouren van de schoen uitsloot en enkel de positie van de kleur aangeeft, speelde mee in dit oordeel.

Het Hof van Justitie van de EU deed bovenstaande uitspraak op 12 juni 2018. In de tussentijd was er een gelijkaardige zaak voor de rechtbank van koophandel te Brussel gekomen. De rechter besliste op 20 maart 2014 dat er sprake is van een vormmerk, dat de zool de wezenlijke waarde aan de waar geeft en om die reden nietig moet worden verklaard. Deze uitspraak zette de merkenrecht-wereld even op zijn kop. Enkele maanden later keerde het Hof van Beroep te Brussel deze uitspraak volledig om. De rechter oordeelde dat het feit dat een beeldmerk op een vorm wordt aangebracht, daarom niet betekent dat het een vormmerk wordt. Daarnaast is het ook geen zuiver kleurmerk, aangezien het merk zijn onderscheidend vermogen ontleent aan de plaats en de wijze waarop het wordt afgebeeld. Bovendien haalde de rechter aan dat bij ‘normaal gebruik van de schoen’ de verschillen tussen beiden niet visueel zichtbaar waren. Christian Louboutin kon dan ook opgelucht ademhalen en zijn positiemerk bleef staande.

Louboutin vs. Amazon

Op het handelsplatform Amazon boden derde-verkopers schoenen aan met een rode zool, wat bij consumenten verwarring kon oproepen omtrentde herkomst van het ontwerp, met name of deze al dan niet afkomstig waren van Christian Louboutin. De Franse ontwerper klaagde de e-commerce reus aan, en dit leidde tot een relatief recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 december 2022.

Een houder van een Uniemerk kan een derde verbieden gebruik te maken van een teken wanneer het gelijk is aan zijn Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten. De grote vraag in deze zaak was wat het woord ‘gebruik’ inhoudt in deze context en of Amazon aansprakelijk kan worden gesteld voor merkinbreuk door externe verkopers die gebruik maken van het platform.

Uit vaste rechtspraak van het Hof volgen een aantal vereisten om te kunnen spreken van ‘gebruik’. Ten eerste moet het gebruik van het merk plaatsvinden in het economisch verkeer. Daarnaast moet het om identieke of soortgelijke waren of diensten gaan en moet er sprake kunnen zijn van afbreuk aan de functies van het merk. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om de herkomst van het product te kunnen herkennen. Verder impliceert ‘gebruik’ dat er een actieve gedraging is en bovendien moet er directe of indirecte controle zijn over de handeling waarin het gebruik bestaat.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat Amazon kan worden aangemerkt als gebruiker van het merk Louboutin wanneer externe verkopers zonder toestemming schoenen met de kenmerkende rode zool via het platform aanbieden. Dit oordeel vloeit voort uit het feit dat Amazon niet enkel fungeert als neutrale marktplaats, maar ook een actieve rol speelt in het verkoopproces. Zo labelt Amazon bepaalde populaire producten met aanduidingen als ‘bestseller’, ‘meest gewild’ of ‘in de lift’, zonder duidelijk onderscheid te maken tussen eigen aanbod en dat van derde verkopers. Deze wijze van presentatie kan bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument de indruk wekken dat dergelijke producten rechtstreeks door Amazon zelf worden verhandeld.

Bij deze beoordeling spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Zo verkoopt Amazon niet alleen producten in eigen naam en voor eigen rekening, maar plaatst het ook zijn logo bij alle verkoopaanbiedingen en biedt het aanvullende diensten aan externe verkopers. Deze diensten omvatten onder meer de opslag en verzending van de aangeboden goederen. De aard en omvang van deze ondersteuning dragen bij aan de indruk die wordt gewekt bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument over de mogelijke betrokkenheid van Amazon bij de verkoop van deze producten.

Deze mate van betrokkenheid van Amazon wekt bij consumenten de indruk dat het zelf verantwoordelijk is voor de verkoop, wat ertoe leidt dat het platform als gebruiker van het merk wordt aangemerkt. Amazon kan vanaf nu dus verantwoordelijk worden gesteld voor advertenties voor namaakschoenen van Christian Louboutin.

Rechtszaken buiten de EU

Ook buiten de EU hebben de luxueuze rode zolen al voor de nodige juridische commotie gezorgd. Zowel in de Verenigde Staten als in Azië zijn er aantal opvallende uitspraken geweest.

Louboutin vs. Yves Saint Laurent

Sinds de jaren 90 verkoopt Louboutin zijn befaamde dameshakken met rode zool op de Amerikaanse markt. In 2008 verkreeg hij hiervoor een handelsmerkregistratie dat gekend stond als het ‘Red Sole Mark’. Een ander luxueus Frans modemerk Yves Saint-Laurent (hierna: YSL) bracht op een bepaald moment volledig rode dameshakken op de markt. Christian Louboutin trachtte dit tegen te houden door een rechtszaak aan te spannen tegen YSL bij het United States District Court for the Southern District of New York. YSL liet het daar niet bij en stelde een tegenvordering in waarbij aangevoerd werd dat het ‘Red Sole Mark’ geen onderscheidend vermogen had, en dus ook geen bescherming verdiende. Volgens YSL had de rode zool een louter esthetische en decoratieve rol en kon dit niet dienen ter identificatie van de herkomst van een schoen. Bovendien vulde het modehuis aan dat een kleur in hun sector een belangrijk ontwerpelement is en dan ook niet door één merkhouder mag gemonopoliseerd worden.

In eerste aanleg kreeg YSL gelijk. Hoewel de rechter oordeelde dat Louboutin er wel degelijk in was geslaagd zijn damesschoenen zodanig te promoten dat de rode buitenzool op de relevante markten nauw met zijn merk werd geassocieerd, stond dit volgens de rechtbank niet in de weg aan het feit dat eenkleurige merken in de modewereld inherent functioneel zijn. Handelsmerken zoals het ‘Red Sole Mark’ kunnen negatieve effecten hebben op de vrijheid, concurrentie en esthetische creativiteit. Het is onwenselijk dat een monopolie op een kleur door een bepaald modehuis de innovatie in de sector zou belemmeren.

Christian Louboutin ging tegen deze uitspraak in beroep en kreeg daar ook gehoor. Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten had namelijk ooit beslist dat een kleur aan alle vereisten kan voldoen voor handelsmerkregistratie wanneer het een secundaire betekenis heeft verworven. Na een grondige analyse kwam de rechter tot het besluit dat de rode zool van Louboutin deze secundaire betekenis effectief had bekomen. De rode kleur op de zool was meer dan een louter decoratief element van de schoen en zorgde voor een associatie met het merk Louboutin. De beroepsinstantie benadrukte wel dat er een belangrijke beperking was op het ‘Red Sole Mark’. Enkel wanneer de rest van de schoen een andere kleur heeft dan de rode zool, verdient de rode zool bescherming. De volledig monochrome rode schoen van YSL waarvoor de zaak oorspronkelijk werd ingesteld, vormde dus geen verwarringsgevaar met de rode zool van Christian Louboutin en mocht verder verhandeld worden.

Louboutin vs. Eizo Collection Company (Japan)

Christian Louboutin geniet ondertussen al in meer dan 50 landen bescherming voor zijn schoenen met rode zool. In Japan heeft hij deze bescherming vooralsnog niet kunnen verkrijgen. Oorspronkelijk konden kleurmerken daar sowieso geen bescherming genieten. Sinds 2015 is dit wel mogelijk geworden door een wetswijziging, maar enkel wanneer deze bestaan uit meerdere kleuren.

De Japanse schoenenfabrikant Eizo Collection produceert onder meer damesschoenen met een rode rubberen zool. Louboutin spande hiertegen een rechtszaak aan op grond van oneerlijke concurrentie. De rechtbank volgde echter de argumenten van Eizo Collection en stelde de Franse schoenenontwerper in het ongelijk.  Door het feit dat Eizo Collection rode rubberen zolen maakt, verschillen ze volgens de rechtbank genoeg van de glanzende rode zolen van Louboutin. Daarnaast werd eveneens aangehaald dat Louboutin een luxe merk is met hoge prijzen en dat in schril contrast staat met de veel lagere prijzen van de Eizo Collection schoenen. Een derde argument was dat Louboutin nog maar een twintigtal jaar een speler was op de Japanse schoenenmarkt. Dit volstaat niet om een voldoende sterke merkherkennig op te bouwen bij de Japanse consument aangezien het in Japan niet ongewoon was om schoenzolen met een rode kleur te ontwerpen. Japanse consumenten kunnen met andere woorden de schoenen vlot van elkaar onderscheiden en er is dan ook geen ernstig gevaar op verwarring.

Louboutin vs. Guangdong Wanlima Industrial Company (China)

Ook in China is het Franse luxemerk er nog niet in geslaagd om bescherming voor hun befaamde rode zool te bekomen. Desondanks kreeg Louboutin het wel voor elkaar om op basis van oneerlijke concurrentie, een concurrent te verbieden om schoenen met rode zool te verkopen.

Wanlima verkocht namelijk damesschoenen met een rode zool die gelijkaardig waren aan die van Louboutin. De Franse modeontwerper argumenteerde dat Wanlima profiteerde van zijn reputatie en wereldwijde bekendheid door een gelijkaardig ontwerp te verkopen. De rechtbank volgde Louboutin in het feit dat de rode zool reeds een hoge marktreputatie had opgebouwd en voldoende onderscheidend was opdat de consument de herkomst ervan kan herkennen. Gezien de schoenen van Wanlima leidden tot verwarring bij de consument, oordeelde de rechtbank dat dit inderdaad een vorm van oneerlijke concurrentie betrof. Wanlima diende te stoppen met de productie van damesschoenen met rode zool.

Conclusie

De Louboutin-zaken vormen een schoolvoorbeeld van hoe complex het merkenrecht kan zijn, zeker in een internationale context. De complexiteit ervan vergroot alleen maar wanneer het om minder traditionele merken gaat zoals kleur- en positiemerken. De voorwaarden om een merk te registreren kunnen veschillen van land tot land. Het is belangrijk voor ondernemingen om te leren van elkaars en hun eigen ervaringen om op die manier effectievere aanvragen tot handelsmerkregistratie te kunnen doen. In onder meer Azië blijkt het moeilijk te zijn voor Louboutin om een merkregistratie voor de befaamde rode zool te verkrijgen. Desondanks kan het Franse luxemerk proberen gebruik te maken van andere – eerder algemene – rechtsgronden om inbreuken op zijn intellectuele eigendomsrechten te bestrijden.